出海经营风险防范与合规指南：国际贸易之知识产权规制（专利、商标许可等）
知识产权不仅能独立成为跨境交易对象(例如专利、商标许可)，而且伴随众多货物贸易、服务贸易和投资等交易行为，甚至成为其中重要的组成部分。在这方面，不少跨国经营者因为意识不强、约定不明或者采取措施不利而风险频发，甚至遭受很大的损失。
4.1 立法概述
随着世界贸易组织(WTO)的形成，以《与贸易有关的知识产权协议》(Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights，简称“TRIPS 协议”)为标志的高标准、高水平的国际知识产权保护格局早已形成。TRIPS 协议系 WTO 一揽子协议之一，凡加入 WTO 的国家或地区就一揽子加入了该条约，并受其约束。目前，在 WTO 大多数成员中，TRIPS 协议条款都是通过成员制定和实施国内立法加以实施的。
TRIPS 协议可谓知识产权国际保护领域的“全面”文件，几乎涉及到知识产权的各个领域。TRIPS 协议一方面规定了知识产权的最低保护标准（尤其是该协议第二部分的规定），另一方面也规定了知识产权保 护的措施与程序（该协议第三部分）。TRIPS 协议是唯一详细规定了知识产权执法的国际协定，对取证、临时措施、禁令、损害赔偿和其他处罚 作出了规定。TRIPS 协议指出，在某些条件下，法院有权命令处置或销毁侵犯知识产权的货物。达到商业规模的蓄意商标假冒或盗版行为必须 受刑事制裁。政府还必须确保知识产权所有者能够得到海关当局的协助， 以防止假冒和盗版商品的进口。
此外，在国际贸易领域，不少国家对涉及到知识产权的贸易均采取了特殊政策，美国的特别 301 条款和 337 条款就是典型，旨在通过这两个条款对本国知识产权给予保护并同时注重对正在发展中的中国、印度、巴西等采取的严厉的知识产权政策。由此美国对国内和国际知识产权政 策有了明显的不同：国内强调促进技术转让和扩散，而国际上则向他国 施加压力，提高保护水平。
4.2 违规风险
4.2.1 商业秘密
商业秘密作为反不正当竞争法保护客体之一，近年也逐渐迈入各个 企业的视野。企业所拥有的一些重要商业信息一旦泄密给潜在的竞争对 手，往往会造成订单流失、客户减少等一系列间接经济损失。除此之外， 掌握商业秘密的核心员工离职后开设具有竞业竞争关系的企业或者将商 业秘密透露给其他企业，也会造成企业的损失。因此，为确保企业自身 商业秘密不被泄露，在企业内部制定相应的商业秘密保护体系是企业的 首要目标。我国在《中华人民共和国反不正当竞争法》以及《中华人民 共和国刑法》等法律中都设置了相应条款对商业秘密给予保护。美国《联邦商业间谍法》主要规定盗窃商业信息的刑事责任问题，《统一商业秘密法》为起诉侵害商业秘密案件、获取民事救济提供统一的联邦法律依据。
在数字时代，除了通过制度来保护商业秘密外，企业也应当履行法 定的网络安全与数据合规义务，从技术措施的角度保护商业秘密。例如， 企业如果没有完成法律要求的等级保护评测及备案、数据分类分级等义 务，则如果发生数据等商业秘密泄露，很难主张企业已经对相关商业秘 密采取了保密措施，可能会导致企业无法得到充分的法律救济。
4.2.2 平行进口
平行进口是指商标权利人只许可商标被许可人将带有其商标的产品投放到某一国家或者某一地区进行销售，而进口商将在其他国家或地区合法投放的该商品进口至前述国家或地区进行销售。
平行进口有三个特点：一是平行进口涉及的货物都是合法使用注册商标的商品，是区别于假冒商标产品的真品。二是货物都是经过合法的程序进口的，都经过海关查验，区别于走私货物。三是货物的进口没有经过进口国的商标权利人或者商标被许可人的许可，从其他国家或地区向进口国进口。
平行进口引发的风险主要体现在因各国对于平行进口是否合法，采用的判断方法不一，导致的侵权的不确定性风险。判断标准涉及到的一个重要原则为首次发行的“权利用尽原则”，各国对首次发行权利用尽的范围认识不同，对平行进口的态度也不同。目前权利用尽原则主要有三种：一是国内权利用尽原则，如果产品被投放于该法域外的市场，权利不被穷竭。在这些法域内，知识产权人有权利阻止平行进口。二是区域权利用尽原则，只有在产品被投放至该区域内市场，权利才穷竭。在这些法域，知识产权人有权利阻止来自本地域外的平行进口。三是国际权利用尽原则，无论商品投放到哪个市场权利都会穷竭。此时知识产权人无法阻止平行进口。目前而言，中国和美国采取国际权利用尽原则；而欧盟则采取区域权利用尽原则，对非欧盟成员国采取国内权利用尽原则，对欧盟成员国采取国际权利用尽原则。
4.2.3 美国“337 调查”
“337 调查”是美国国际贸易委员会根据《1930 年关税法》第 337 节对所谓不公平的进口行为进行调查并采取制裁措施的行为，其调查的对象为进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。
“337 调查”曾使得国内多家企业遭受重大损失：美国对中国企业在相应专利领域提起诉讼后，一旦被美国国际贸易委员会作出败诉裁定， 国内企业的出口商品将无法在美国市场销售。不仅如此，即便 337 调查发生在交易过程中，企业出口货物已经抵达美国海关，基于 337 调查的败诉裁定所颁布的排除令与禁止令，美国的进口商甚至也无法取得货物从而在美国市场进行销售，最终不仅会导致交易无法完成，企业无法向美国销售同类产品，甚至还会因交易未达成蒙受一系列的损失如诉讼费用，无法取得货物尾款等。
(1) 337 调查程序
行政法官负责处理国际贸易委员会的调查案件，诉讼双方有权聘请专业律师。经过数月的调查取证(各方交换文件，提供证人庭外采证)， 行政法官主持听证会由各方提供支持己方立场的证据，并在听证会后两到三个月内作出初级裁决，即根据庭审所出示的证据，判决有争议的货物是否侵犯了美国的知识产权。在法官的裁决之后，国际贸易委员会的六位委员通常会复阅裁决，以决定是否更改行政法官的裁决。
如果委员会认定确实侵犯了美国的知识产权，他们将发出排除令， 暂停侵权货物的进口。此外，国际贸易委员会还可以签发禁止令，禁止销售此前已经进口到美国的侵权货物。通常，国际贸易委员会在起诉之后 12 到 18 个月内作出最后裁决。
(2) 337 调查的特点
337 调查最大的特点就是进展迅速，工作量极大，且调查后果严重。
337 调查从立案到庭审，通常不超过 9 到 10 个月，只有极少数极其复杂的案子才会超过这个时限。国际贸易委员会一旦立案，双方就开始证据发现程序，可以向对方发出大量的证据提交要求。被要求一方只有十天时间做出答复。国际贸易委员会对于取证不配合的惩罚很重。经常发生被调查方因为取证不配合而被判决败诉的情况。
337 调查的另外一个特点是其后果非常严重。国际贸易委员会不是传统意义上的法庭，尽管根据美国法律，国际贸易委员会无权判处一方 对另外一方做出赔偿，但国际贸易委员会可以裁决禁止被告产品出口到 美国。企业一旦经由 337 调查被确认为侵犯了知识产权，调查机关有权发布两种命令，即停止令和临时性或永久性的“禁止令”或“排除令”。停止令，类似于美国地区法院发布的禁令，即要求被告立即停止侵权行 为。临时性或永久性的“禁止令”或“排除令”，明令禁止侵权产品进 入美国。如果被告不顾这种命令，就可能被课以巨额罚款。所以对于针 对美国市场的海外企业而言，337 调查是美国专利拥有者排斥对手的一 个杀手锏。
4.2.4 美国“301 调查”
301 调查是指美国依据“301 条款”针对特定国家进行的调查。但“301 条款”并非最初即名为“301 条款”，这些条款最早可见于《1962年贸易扩展法》中的“252 条款”演变而来的，后经《1974 年贸易法》《1979 年贸易协定法》《1984 年贸易与关税法》，尤其是《1988 年综合贸易与竞争法》修改而成。天长日久，“301”这个数字作为法案中的一个标识，逐渐成为指代美国对外国“不公平”贸易行为采取单边行动的代名词。
“301”条款主要分为三类：
（1） 一般 301 条款：主要应用于具体的商品贸易中。它提供了一种法定手段，用于执行美国在双边和多边贸易协定下的权利。如果美国认为某国违反了贸易协定或从事“不正当”或“不 合理”行为，并对美国商业造成负担，就可以采取贸易制裁 措施。这包括提高关税、限制进口、撤销或暂停贸易协定的 优惠等绕过 WTO 争端解决机制实施的报复措施。
（2） 特别 301 条款：主要关注知识产权保护和市场准入。它针对外国政府知识产权保护不力或未能给予美国公平公正市场准入的经济体。如果某国被认定存在不合理或歧视性的知识产权政策或做法，美国可以采取相应行动。
（3） 超级 301 条款：着重于重点国家的不合理或不公正的贸易做法。它是“暂时性”条款，须立法特别授权。超级 301 条款允许美国采取更强硬的措施，以应对特定国家的不公平贸易行为。
历史上，美国曾多次动用“301 条款”，主要针对中国、巴西、日本和韩国。如 1989 年，美国对日本启动了“301 条款”调查，迫使日本开放计算机、卫星、林产品等领域的市场。这些调查和制裁措施对日本经济产生了影响，被认为是日本 30 年经济停滞的外部原因之一。
美国在1991-2018 年期间先后六次对中国动用“301”条款调查，主要集中在知识产权领域。自 1990 年起，美国将中国列为“重点观察国家名单”，并在 1991 年、1994 年和 1996 年分别使用特别 301 条款对中国的知识产权进行调查。这些调查历时分别为9 个月、8 个月和2 个月， 最终中美通过谈判达成了三个知识产权协议。
4.2.5 刑事风险
TRIPS 协议第 61 条是有关侵犯知识产权的刑事处罚，规定可使用的救济包括足以起到威慑作用的监禁和／或罚金，并应与适用于同等严重性的犯罪所受到的处罚程度一致。包括中国在内的各国法律都强化对知识产权的刑事保护。我国对知识产权犯罪进行了更加详细的规定，一方面刑罚措施更加严厉，另一方面犯罪客体的保护范围进一步扩大，如假冒注册商标罪、侵犯著作权罪、假冒专利罪、侵犯商业秘密罪等。《美国法典》对侵犯知识产权犯罪的刑罚规定较为严厉，适用于盗窃商业秘密，侵犯版权，走私假冒标签、非法标签或假冒文件或包装，走私假冒商品或服务等情形。
因此，跨国经营企业除了树立尊重知识产权意识，尊重权利人之外， 还应当警惕刑事风险。此外，相关企业不仅要警惕外国知识产权刑事风 险，也要及时了解我国法律以及立法和执法新趋势，警惕在生产贸易过 程中的知识产权犯罪行为，防微杜渐，做好企业内部的风险排查工作。
4.3 合规建议
基于以上分析，知识产权问题在国际贸易中会引发各种类型的风险， 建议企业强化知识产权保护意识，提高合规层级，从而降低违约或者违 法的风险。
4.3.1 谨防侵权
国际贸易中关于知识产权的合规风险主要体现在知识产权海关保护方面。国内企业在国际贸易中进行报关清关时，其进出口商品可能因涉嫌知识产权侵权而被海关扣留，导致贸易无法正常进行，既有可能造成延迟交货甚至需要对客户承担违约责任，也有可能导致无法提货从而造成交易亏损的局面。
对于防范进出口产品侵犯知识产权，企业需要按步骤规划，对于产品所包含的知识产权进行确认与检索。
(1) 知识产权确认：企业在贸易过程中需要区分出自身进出口货物(无论其为从珍贵渠道采购的商品或是企业自己生产的产品)中可能包含的知识产权要素，如标识(Logo)，产品外观、技术专利等。值得一提的是，产品整体本身、零部件以及包装中所包含的这些要素皆为应当被检索的知识产权要素。
(2) 知识产权检索：在区分出相应知识产权要素的基础上，企业应当通过国家相应网站如中国商标网、中国专利信息网、中国及多国专利审查信息查询网等知识产权检索网站来确定货物中所包含的知识产权要素是否受到相应保护，以及企业是否已经取得权利人的授权。在商标检索时，企业还需要注意检索出口货物中是否与同类商品、类似商品中存在商标近似的情形。
(3) 知识产权海关备案查询：在确定相应知识产权后，企业需进一步在海关知识产权备案网站(各国备案网站名称略有不同)查询该知识产权是否在海关备案，且与知识产权权利人取得联系以获得知识产权使用许可证明，以避免货物被海关扣留时无法证明自身货物的合法性。
(4) 知识产权海关备案登记：企业应当尽量要求知识产权权利人在海关备案系统中将自身登记为合法使用人，此种方法简单实用，是避免海关扣留涉嫌侵权货物的有效途径，这样不仅可以排除企业进出口货物存在知识产权侵权的嫌疑，也节约了时间成本，使企业的货物能够快速通关。避免货物被扣押时导致迟延交货或无法及时提货的损失。
不言而喻，这些检索工作应尽可能在企业签订买卖合同之前完成或签订买卖合同后及时进行，以节约企业在贸易过程中的时间成本。
4.3.2 重视商业秘密
商业秘密作为知识产权保护的一方面，往往被中小型企业所忽视， 身处大数据时代，企业应当形成适当的商业秘密保护体系，以保护企业自身与其客户的商业秘密信息。
第一，应当积极筛选商业秘密信息，进行合适保密措施。我国《反不正当竞争法》第九条第四款规定了商业秘密的基本范畴：“本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术、经营信息等商业信息。”根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》以及我国《反不正当竞争法》的相应规定，满足秘密性、保密性与价值性三个构成要件是构成商业秘密的前提。为满足秘密性与价值性的构成要件，因此企业在建立保护商业秘密的体系之前应当对自身所拥有的信息进行筛选与管理。从而将有价值的不为公众所知悉商业秘密与非商业秘密信息进行区分，达到根据不同信息的种类制定差异化保护措施的目的，最终形成商业信息的体系化管理。为满足保密性要件，企业应当利用一定的技术手段对重要信息进行保密：
(1) 签订保密协议或者在合同中约定保密义务；
(2) 通过章程、培训、规章制度、书面告知等方式，对能够接触、获取商业秘密的员工提出保密要求，并设定保密等级和接触权限；
(3) 对企业内部的涉密区域如研发中心等地区进行明确划分，限制企业外部人员(客户、外部访客等)及无权限员工访问该区域；
(4) 以标记、分类、隔离、加密、封存、限制能够接触或者获取的人员范围等方式，对商业秘密及其载体进行区分和管理；
(5) 要求离职员工登记、返还、清除、销毁其接触或者获取的商业秘密及其载体，继续承担保密义务；
(6) 在合同条款中限制购买方对该设备进行转让；
(7) 要求购买方对企业产品采取防盗或专人使用、产品废弃后的处理方式等专业保密措施等。
第二，妥善记录保管商业秘密信息形成过程中的相应文件，实现信息留痕。以作为商业秘密的技术信息为例，企业为将来可能发生的诉讼纠纷留存证据，应当妥善保存以下信息或凭证：技术研发费用凭证、决定进行技术研发的股东会会议记录、技术研发方案、相关技术人员名单等。
第三，提出保密要求，进行保密培训。企业应当在全体职工大会上或有关技术人员会议上提出保密要求，并进行内部保密培训，对于企业新进员工，也需要告知其对于商业秘密的保密义务。尤为重要的是，企业需要提前与相应的员工比如技术研发核心人员以及知情人员签订保密合同，明确特定员工的特定保密义务。对于已经掌握商业秘密的管理人员或高级技术人员，还可另行在劳动合同中约定竞业限制条款。关于劳动合同中的竞业限制条款，企业需要注意就竞业限制安排向离职员工支付竞业限制补偿金相关事宜：当劳动者履行了竞业限制义务时，企业可能需要按照劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的 30%按月支付经济补偿。其次，合同中约定竞业限制的期限不应超过二年。第四，保证企业的合作方或客户的商业秘密不被员工泄露。为防止客户因企业泄密而产生纠纷，企业应当：
(1) 针对全体员工或部分对商业秘密信息知情的员工开展有关商业秘密保护的合规培训，提高员工对商业秘密信息的保护意识；
(2) 进行技能培训，加强员工对该类信息的保护能力；
(3) 建立明确的奖惩制度；
(4) 仔细比对我国《反不正当竞争法》《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》等法律性文件的内容，避免侵犯他人尤其是贸易合作方与竞争对手的商业秘密，规避相应侵权责任风险或刑事责任风险。
4.3.3 关注平行进口
如前所述，平行进口引发的风险主要体现在因各国对于平行进口是否合法，采用的判断方法也不一，导致的侵权的不确定性风险。因此， 我们建议企业：
第一，应谨慎签订商标使用许可合同。企业在签订商标使用许可合同时，应充分考虑关于“平行进口”问题的限制性约定。比如约定，作为许可方，需对其在全球范围内的代理商或加盟商的商标使用情况，进行统一管理和调控；或者约定，由许可方对平行进口商品的商品源，及相应出口商，采取必要的调控和管理措施。
第二，充分利用商标使用许可合同的备案登记制度。将商标使用许可合同在国家商标局进行必要的登记备案是商标使用许可合同约定内容中能够对抗善意第三人的唯一途径。因此，获得备案后的商标使用许可合同，才能真正成为诉讼中对抗平行进口商的有力证据。另外，将商标使用许可合同进行海关备案登记，同样也是非常必要的工作。海关部门能够根据登记的权利内容，主动将平行进口商品扣留或者查封，这样可以获得在进入市场流通前的及时保护，同时又方便取得第一手证据。
第三，积极进行海外市场注册商标专用权的储备。在采取禁止平行进口政策的国家进行必要的商标注册，做好相关商标权利的储备，是企业在遇到平行进口商抢占市场问题时期待获得法律保护的必要前提。
4.3.4 应对美国调查
从专利权保护出发，如果企业将美国作为出口市场，那么企业在潜心研发核心技术、或者为取得专利使用许可投入成本之前，应当对专利权检索与专利权申请与保护投以足够的重视。不仅需要通过美国的专利权检索网站进行专利权检索以了解该专利权在美国受保护的情况，在技术研发完成后还需要及时在美国申请专利权，必要时应当联系专业的国内外专利权申请机构，通过加速途径尽早取得专利权，避免专利权被美国其他企业抢注。
从应诉角度出发，企业应当定期在美国国际贸易委员会网站上进行检索，以便企业贸易产品在被美国发起 337 调查时能够及时知晓并尽早采取应对措施；当美国发起调查后，企业应遵守取证规则，积极配合取证要求；在应诉过程中，企业应注意不要错过各个事项的截止日期。更重要的是，企业应当联合被列入被告的其他企业，积极联系当地商务部门，寻求律师事务所或专业机构代理其参与 337 调查应诉，以便共同制定有针对性的抗辩策略。如果涉诉企业较多，按照“谁应诉谁受益”的原则，确认应诉费用分摊机制，建立健全行业的预警、预报机制。
需要说明的是，“337 调查”处罚并非针对单一企业，而是该企业所在的整个行业，甚至还会涉及到其他行业，因此，行业协会功能的有效发挥对解决“337 调查”至关重要。企业要善于利用行业协会，获取本行业的市场信息，以及出口到美国的相关产品现状，美国市场最新动态等一系列最新资料。并籍此，通过整合行业内资源，帮助企业在最短的时间内做出应诉前的相关问题和行业的评估，以最大限度减少企业在应诉前的不必要成本。同时，企业还可以通过行业协会与相关政府部门以及其他企业进行沟通和交流，促使政府制定出有利于我国企业的应对措施，通力协作，进而减少不必要的损失。
4.3.5 避免刑事责任
为了减少甚至避免知识产权刑事责任，我们建议企业：
第一，了解刑事犯罪具体条款。关于知识产权的刑事合规一直为企业所关注，及时关注和学习知识产权方面的立法动态，了解并熟悉中美等国的知识产权保护制度。
第二，排查自身风险。了解新旧知识产权犯罪类型，避免被追究刑事责任而造成不可挽回的损失，做到防患于未然，仍是企业知识产权合规中一项不可或缺的重要环节。为此，企业需要结合自身情况，仔细排查知识产权犯罪风险，具体排查方式可以通过国家相应网站如“中国商标网”、“中国专利信息网”、“中国及多国专利审查信息查询网”等展开检索工作。对于涉及境外的知识产权侵权风险，寻求专业意见，及时处理应对。除此之外企业还应开展员工培训工作，做到知识产权方面的合法合规，避免因触犯刑法而遭受巨额的罚金与相应损失。
